近日,Z高人民法院發布了2020年度知識產權十大案例、五十件典型案件。作為頒發全球“禁訴令”并成功化解“反禁訴令”的典范,OPPO與夏普標準必要專利許可糾紛案入選知識產權十大案例。在該案中,中國法院還首次以成文裁定的形式確認中國法院對于標準必要專利(SEP)全球許可費率的管轄權。因其非同尋常的意義,此案除被Z高人民法院列入年度十大知識產權案例外,同時被列為2020年度廣東省知識產權十大事件之一、深圳市2020年度知識產權十大事件之一、深圳知識產權司法保護創新案例。

 

正如Z高人民法院所點評,該案表明了中國司法機關的鮮明態度,為企業公平參與國際市場競爭提供了有力司法保障,對中國從“國際知識產權規則跟隨者”轉變為“國際知識產權規則引導者”具有重要的推動意義。

 

近年來,SEP平行訴訟中的管轄權博弈、各國法院對全球許可費率的裁決之爭頻繁發生,全球許可費糾紛訴訟已進入新的司法實踐及探索階段。全新的相對穩定的國際慣例需要典型案例開創并奠定,而知識產權實力較強的企業便承擔著開時代先河的重任。OPPO在與夏普的訴訟糾紛中對相關司法實踐的推動無疑就是這種擔當的現實寫照,亦是OPPO知識產權實力和知識產權風險處理能力晉入國際一流水準的自然結果。

 

頒發“禁訴令”并成功化解“反禁訴令”

 

 

據Z高人民法院通報,2020年OPPO應夏普要求進行標準必要專利許可談判。談判過程中,在NDA還未簽訂的情況下,夏普于2020年1月在日本東京法院起訴OPPO產品侵權,并要求法院發布針對OPPO日本公司的臨時禁止令。隨后,又在日本東京、德國慕尼黑、德國曼海姆、中國臺灣地區等地對OPPO發起侵權訴訟,將戰火擴大到全球范圍。妄圖通過起訴施加壓力,獲取不合理高價的專利許可費‘。

 

OPPO認為,在談判進程發生不久,在NDA還未簽訂的情況下,夏普就單方面就談判范圍內的專利提起訴訟并要求禁令的行為違反了FRAND義務,2020年2月,遂向廣東省深圳市中級人民法院提起訴訟,請求法院就夏普擁有的相關標準必要專利對OPPO進行許可的全球費率作出裁判。

 

同時,鑒于夏普可能以“域外禁令”脅迫其進行談判,OPPO提出行為保全申請。深圳中級人民法院一審法院裁定,夏普在本案終審判決作出之前,不得向其他國家、地區就本案所涉專利對OPPO公司提出新的訴訟或司法禁令,如有違反處每日罰款人民幣100 萬元。也就是俗稱的“禁訴令”。

 

在一審法院發布“禁訴令”7小時后,德國慕尼黑第一地區法院向OPPO下達了“反禁訴令”,要求OPPO向中國法院申請撤回禁訴令。

 

一審法院圍繞“禁訴令”和“反禁訴令”,進行了法庭調查,固定了夏普違反行為保全裁定的事實和證據,并向其釋明違反中國法院裁判的嚴重法律后果。Z終,夏普無條件撤回了本案中的復議申請和向德國法院申請的“反禁訴令”,同時表示將充分尊重和嚴格遵守中國法院的生效裁決。

 

此案的典型之處不僅在于全球“禁訴令”的頒發,更在于“反禁訴令”的成功化解。

 

過去一年,適應新的國際形勢,我國法院在推動我國從“國際知識產權規則跟隨者”向“國際知識產權規則引導者”轉變方面做了不少有意義的探索和實踐。僅就“禁訴令”而言,我國在部分涉國內企業的重大案件、乃至國外企業在中國的訴訟中,均有相關嘗試。

 

例如,Conversant與華為案中,在德國杜塞爾多夫地區法院判決認定華為侵權并頒發禁令后,中國Z高人民法院頒發了禁執令,并在知識產權訴訟中首次適用了“按日計罰”的處罰方式;小米與Interdigital的糾紛中,武漢中院對Interdigital發出禁訴令,但Interdigital隨后成功說服印度德里高等法院和德國法院對小米的禁訴令頒發了反禁訴禁令;三星和愛立信的糾紛案中,武漢中院對愛立信發出禁訴令,但愛立信說服美國法院頒發了執行禁售令的禁令。

 

可見,在這一系列“禁訴令”案中,OPPO“禁訴令”案無疑是Z典型且成功的。深圳中院不僅用程序及適用范圍適當的“禁訴令”平衡了雙方利益,還通過法庭調查和充分釋法化解了“反禁訴令”,為“禁訴令”案件的裁決探索出可行范式。

 

確立中國法院對全球許可費率糾紛有管轄權

 

 

在深圳中院的OPPO訴夏普此案中,OPPO還向深圳中院申請裁決“全球費率”,體現了OPPO在應對激進權利人所采取的強硬應對態度和正確的應對策略。2020年10月16日,中國法院首次以成文裁定的形式確認中國法院對于SEP全球許可費率的管轄權。

 

2017年4月英國的英格蘭及威爾士高等法院在Unwired Planet(UP)訴華為一案中裁定SEP全球許可費率,開創了在原被告未一致同意的情形下裁決本國法域之外的許可費率的先例,從此SEP全球許可費率的管轄權之爭進入各國司法機關和知識產權人士視野。在SEP全球訴訟語境下,多個國家和地區法院擁有管轄權,究竟該由哪個法院裁定全球費率,如何化解管轄權沖突,這些問題都成為爭議的焦點。

 

在UP訴華為案中,英國Z高法院認為,根據ETSI的知識產權政策,該標準組織的參與者達成了合同關系,這賦予英國法院管轄權以裁定此案涉案專利的全球許可費率。率先對爭議話題做出探索,并借此提升英國法院在SEP相關案件中的話語權。不過,該案值得商榷之處頗多。

 

為了有效維護司法管轄權、為中國企業參與國際競爭提供有力的司法支撐,我國法院2020年起受理了多個要求裁決SEP全球許可費率的案件,進行了不少有益的探索。深圳中院對OPPO與夏普案管轄權的裁決便是其中翹楚。

 

該案中,深圳中院提出了查明實施涉案標準必要專利情況的便利性和直接性問題,極具實踐意義,有望為今后SEP全球費率裁定樹立新的參考。通過對全球費率享有管轄權的“首裁”,不僅有效幫助智能手機廠商和專利權人定紛止爭,也為中國確立全球SEP糾紛重要司法區域的地位“添磚加瓦”,同時也符合國家知識產權戰略,向世界展示中國尊重和重視知識產權的態度。

 

正是因其非同尋常的意義,在廣東省市場監督管理局今年4月26日發布的2020年度廣東省知識產權十大事件中,深圳中院對OPPO訴夏普案的裁決赫然在列,與廣東省委省政府出臺《關于強化知識產權保護的若干措施》、廣東首次設立國家海外知識產權糾紛應對指導中心地方分中心等廣東省重大知識產權政策事件并列。

 

OPPO成為SEP專利訴訟許可先行者

SEP標準必要專利領域的訴訟是是知識產權司法領域的重難點課題,國內外司法機關對相關問題尚在探索階段。在此背景下,中國知識產權實力較強的企業在前沿司法領域的訴訟實踐,無疑具有開創性意義。著名的華為訴InterDigital案中,廣東省高院裁定的0.019%的許可費率不僅為中國市場SEP許可費率提供基準,對國外法院綜合裁定全球費率也有參考意義。在前述英國法院判決UP訴華為案時,就曾引用此案例。

 

由于華為在通信領域獨樹一幟的知識產權實力,過去數年,國內知識產權經典案例,多有華為參與。此次OPPO與夏普案被Z高法選為年度十大案例之一,意味著OPPO知識產權部門也正在成為SEP全球訴訟和許可領域的先行者,側面印證OPPO知識產權實力及知識產權風險應對能力已經成功躋身國內乃至國際一流水準,從而為企業全球業務拓展過程中保駕護航。

 

 

過去數年,OPPO知識產權實力增長之迅猛令人側目。公開數據顯示,截至2021年3月31日,OPPO全球專利申請量超過61000件,全球授權數量超過26000件。其中,發明專利申請數量超過54000件,發明專利申請在所有專利申請中占比89%。在世界知識產權組織發布的2020年國際專利條約(PCT)申請數量排行榜中,OPPO全球排名前十。在2020年中國發明授權專利數量排名中,OPPO名列第二;在歐洲2020年專利申請排名中,OPPO名列中國企業第二。在部分關鍵技術領域,OPPO更是表現突出。以 5G為例,OPPO 5G通信標準專利持續在全球20多個國家和地區布局,共完成3700+族全球專利申請,并在ETSI宣稱1500+族5G標準專利,據權威網站IPlytics報道,OPPO在5G通信標準領域的專利已經排名全球前十。

 

同時,由OPPO知識產權高級總監馮英所帶領的團隊已邁出專利資產運營的關鍵一步,通過加大自主研發力度、積極收購標準必要專利,培育高質量專利,除閃充專利技術對外授權外,2020年,也通過加入Avanci專利授權平臺,從而使OPPO成為向車聯網企業收取許可費的許可人之一;據OPPO官網知識產權介紹,OPPO也在積極參與下一代視頻標準領域的專利池建設,其在視頻標準領域專利包也在快速積累,這些都體現了OPPO從純粹的專利使用人向使用人和權利人兼任的雙重角色轉換。

 

在夏普案中取得絕對主動

以強大的知識產權實力及應對能力為后盾,OPPO在與夏普的訴訟中已取得絕對優勢。

 

除了前述管轄權訴訟的勝利及“禁訴令”的取得與“反禁訴令”的化解之外,OPPO已就夏普中國專利向國家知識產權提交一系列無效申請。國家知識產權局專利局查詢結果顯示,截至12月21日,專利局復審和無效審理部已對其中17件無效申請做出決定,夏普12件中國專利被宣告全部無效,2件專利被宣告部分無效。其中包括夏普在海外起訴OPPO所用專利的中國同族。

 

來源:國家知識產權復審委官方網站

 

截止目前,夏普在東京地方法院和德國法院起訴OPPO所用專利的中國同族專利大部分都被無效或者部分無效,而這樣的無效結果無疑將影響東京地方法院和德國法院對該案的侵權判斷或者無效決定。

 

這是OPPO知識產權團隊處理專利訴訟案件高度專業性和對全球司法熱點高度敏感性的體現。通過此案,OPPO樹立了強硬應對專利權人不合理收取專利費的形象,保證了公司的長遠商業利益,也為國內企業樹立了應對知識產權風險的典范。